reen information
01【裁判要旨】
对于著作权保护期限内的作品，如果作品中的特有名称具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，该特有名称可作为在先权益予以保护。
02【案件案号】
(2021)最高法行再254号
03【基本案情】
再审申请人完美世界控股集团有限公司（以下简称完美世界公司）、国家知识产权局与被申请人上海游奇网络有限公司（以下简称上海游奇公司）商标权无效宣告请求行政纠纷案中，第10572048号“葵花宝典”商标（以下简称诉争商标）由上海游奇公司于2012年3月5日提出注册申请，于2013年6月7日核准注册，核定使用服务为第41类“在计算机网络上提供在线游戏”等。
完美世界公司就诉争商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）提出无效宣告申请。商标评审委员会作出商评字〔2017〕第17732号《关于第10572048号“葵花宝典”无效宣告请求裁定书》（以下简称被诉裁定），认为诉争商标的申请注册损害了金庸《笑傲江湖》小说作品中武学秘籍特有名称的商品化权益，违反了“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，裁定诉争商标予以无效宣告。
上海游奇公司不服，提起诉讼。
北京知识产权法院一审合议庭少数意见认为，诉争商标在“在计算机网络上提供在线游戏、娱乐”服务上违反“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，但在其他核定使用的服务上未违反该规定；多数意见则认为诉争商标未违反该规定。据此，法院判决撤销被诉裁定。
完美世界公司和商标评审委员会不服，提起上诉。
北京市高级人民法院二审认为，“葵花宝典”作为商品化权益予以保护缺乏法律依据，如果未经作品的著作权人许可而将其作品名称或者作品中的角色名称作为商标使用，可能引人误认的行为，属于反不正当竞争法调整的范围。据此，二审判决驳回上诉，维持原判。
完美世界公司和国家知识产权局不服，向最高人民法院申请再审。
最高人民法院裁定提审本案，并于2021年12月17日判决撤销一、二审判决，驳回上海游奇公司的诉讼请求。
04【裁判意见】
最高人民法院再审认为，对于“作品名称、作品中的角色名称等”作为“在先权益”予以保护，须满足以下三个条件：
1、作品处于著作权保护期限内。
2、作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度。商标法保护的必要性取决于作品元素的知名度和影响力。
3、商标使用在相关商品或服务上造成公众混淆误认的可能性较大。
具体到本案：
首先，根据原审查明的事实，《笑傲江湖》系金庸于1969年创作完成的一部武侠小说作品，目前仍处于著作权保护期限内。完美世界公司提交的在案证据表明，该小说最早于1984年10月出版发行，后被数家出版单位相继多次再版。《笑傲江湖》小说作品先后被改编为7版电视剧和4版电影。“葵花宝典”作为《笑傲江湖》小说中武学秘籍的特有名称，是牵引小说情节发展的重要线索和贯穿整部小说的核心。经由作者的创造性劳动，“葵花宝典”已从普通词汇“葵花”与“宝典”的组合演变为具有明确指向性、对应性的名称，与《笑傲江湖》小说和金庸产生了稳定的对应关系。在诉争商标申请日之前，《笑傲江湖》小说、基于小说改编的同名影视作品、小说中的“葵花宝典”名称及金庸已为广大公众所熟知，具有较高知名度。
其次，诉争商标为文字商标，与金庸小说《笑傲江湖》中的武学秘籍名称“葵花宝典”完全相同，核定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐；玩具出租”等服务上。完美世界公司在商标评审阶段提供的证据显示，早在诉争商标申请日之前的2008年12月，金庸即授权完美世界公司的关联公司作为“笑傲江湖”游戏的发行及销售权人。2013年7月之后，金庸与明河社出版有限公司作为授权人，授权完美世界公司的关联公司享有《笑傲江湖》小说的游戏改编权，并有权以授权作品名称、授权作品中的人物、武功、武器的名称等申请注册商标等。上述事实表明，诉争商标使用的“在计算机网络上提供在线游戏；娱乐”等服务，属于武侠小说通常的衍生服务范畴。诉争商标使用在上述服务项目上，容易使相关公众误认为上述服务与知名小说作品的作者具有关联关系或已获得作者的授权。
再次，上海游奇公司除注册本案诉争商标外，还注册了多件“笑傲江湖”商标。上海游奇公司作为从事网络游戏业务的经营主体，明知《笑傲江湖》小说及“葵花宝典”名称在我国具有广泛知名度，仍使用“葵花宝典”申请注册商标，主观上具有利用相关权利人商业机会和市场优势地位的故意。
综上，诉争商标的注册违反了商标法关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。被诉裁定综合考虑“葵花宝典”名称的知名度、诉争商标核定使用的服务与知名武侠小说衍生服务的关联程度，以及诉争商标申请人的主观恶意等因素，对故意挤占作者对作品中的特有名称享有的商业价值和交易机会的行为严格规制，符合商标法及其司法解释的规定。被诉裁定宣告诉争商标无效的结论具有事实和法律依据，并无不当。
邱琭律师
邱琭律师，毕业于对外经济贸易大学法学院，同时具备理工科背景及海外学习经历。曾就职于广州白云山陈李济药厂有限公司与工银安盛人寿保险有限公司广东分公司，负责公司的商标、专利、版权、反洗钱及风控合规等法律合规工作。目前为广东格林律师事务所知识产权部专职律师，负责团队中知识产权及其他民商事法律的诉讼及非诉工作。目前在团队中主要负责知识产权系列案件的维权工作，维护了客户的合法权益。其中，代理的深圳市一般设计有限公司诉郭某的侵害实用新型专利权纠纷案件，关于惩罚性赔偿的诉讼请求获得了上海知识产权法院全额支持。
知识产权法律事务是我所的核心业务之一，团队律师分别是杨河律师、秦燕梅律师、马艳桃律师、邱琭律师、唐兰律师等，律师助理周良钰、严己、郑南坤。他们均具有深厚的法学功底和执业背景，精通知识产权理论，谙熟国内外知识产权法律，了解业界最新动态；并具有敏锐的洞察力、丰富的专业技巧和实战经验。知识产权法律服务不仅涵盖专利、商标、著作权、反不正当竞争、商业秘密、专有技术等传统知识产权领域，而且还在计算机软件、网络传输、域名、特许经营、影视音像、媒体文化等高新、边缘领域提供尖端的法律服务。
本所知识产权部入选“2023年度知识产权诉讼工作优秀团队”，已连续三年荣获此称号，这是对我所知识产权团队长期致力于知识产权保护工作的专业水平和业务能力的充分肯定，我所知识产权团队将继续提升执业水平，为客户提供更专业、更精湛的法律服务！
唐兰
唐兰律师，广东格林律师事务所任专职律师、执业专利代理师，专注专利领域7年以上，有丰富的专利侵权诉讼、专利无效、行政纠纷解决经验，对商标、著作权、不正当竞争等其它知识产权领域诉讼也颇有心得，另涉猎解决合同、股权、劳动关系、常年法律顾问等一般民商事领域的法律事务。
周良钰律师
周良钰律师，毕业于华南理工大学法学院（知识产权学院），具备理工科与法学的复合学科背景，现为广东格林律师事务所专职律师及知识产权专业委员会秘书长，专攻知识产权的确权、维权及不正当竞争纠纷案件、民商事诉讼。
严己
严己律师，毕业于英国利兹大学法学院（获 LL.M.学位），具备国外知识产权法律背景，现为广东格林律师事务所专职律师，在团队中负责处理商标权、不正当竞争、著作权及专利权诉讼案件及其他民商事案件。曾在代理机构担任涉外商标代理人，具有丰富的涉外商标非诉业务经验，擅长涉外商标申请、商标争议解决等法律服务，可为客户提供商标布局、维权等方面的建议方案。
供稿 | 杨河律师知识产权团队 邱琭律师
审核 | 葉素筠
