在经济全球化深入发展的背景下,涉外贸易中的商标权保护与市场竞争秩序维护面临诸多挑战。涉外定牌加工作为常见的贸易模式,其涉及的商标使用行为是否合法、恶意注册商标行为应如何规制等问题,直接关系到商标权人的合法权益与市场公平竞争环境。以下这起案例对涉外定牌加工中的商标侵权认定及恶意注册商标行为的不正当竞争定性,为类似纠纷的处理提供了清晰的司法指引,对于规范市场主体行为、强化知识产权保护具有重要意义。
【裁判要旨】
        1.涉外定牌加工中的商标使用认定
        在涉外定牌加工环节,贴附外国品牌的行为属于商标法意义上“商标的使用”。由于商标权具有严格的地域性,未在中国境内注册的商标,即便在外国已获注册,也无法在中国主张注册商标专用权。国内企业若在涉外定牌加工中使用与中国注册商标相同或近似的标识,且该行为足以导致相关公众混淆,则构成商标侵权,其所谓的“境外商标使用授权”不能作为合法抗辩事由。
        2.恶意注册商标的不正当竞争认定
商标的注册、管理、使用及品牌培育均属现代企业生产经营范畴,因此商标注册行为本身属于生产经营行为。在商标法未明确规制恶意注册行为的情况下,若被告通过恶意注册商标,迫使原告启动商标异议、行政诉讼等程序以维护合法权益,进而干扰原告正常生产经营与品牌建设,该行为已构成不正当竞争,可依据《反不正当竞争法》予以规制。
【案情简介】
        德某公司依法享有三个英文商标的专用权,上述商标核定使用范围包括通风电动设备等商品。长某公司通过水路运输向伊拉克出口落地扇、台扇,其商品及包装上使用的外文标识与德某公司的英文注册商标相近似,且未标注中文名称。德某公司主张长某公司的行为构成商标侵权及不正当竞争,遂向法院提起诉讼。
长某公司辩称,其使用上述标识系应境外客户要求,且该客户在境外已注册包含阿拉伯语及相关英语组合的商标,故其行为不构成侵权。
另经查明,在海关对涉案商品实施临时扣押后,长某公司曾试图申请注册与德某公司注册商标相近似的商标。
【裁判结果】
        深圳市龙华区人民法院认为,
        商标侵权方面:长某公司在生产、出口的被诉侵权商品及其外包装上使用的标识,与德某公司的三个英文注册商标构成类似商品上的近似商标,存在导致相关公众混淆误认的可能性,已侵犯德某公司的注册商标专用权。
不正当竞争方面:德某公司与长某公司属于直接竞争关系的经营者。长某公司申请注册与德某公司注册商标相近似商标的行为,符合《反不正当竞争法》中对生产经营活动的界定,且主观上存在恶意,违反诚实信用原则与商业道德,具有不正当性。该行为迫使德某公司通过商标异议、行政程序及本案诉讼维权,干扰了其正常生产经营与品牌建设,构成不正当竞争。
        综上,法院判决长某公司:立即停止侵犯德某公司注册商标专用权的行为;立即停止申请注册与德某公司注册商标相同或近似的商标;赔偿德某公司经济损失及合理维权开支共计人民币50万元。
长某公司不服一审判决,提起上诉。
二审期间双方达成调解,调解书确认:长某公司立即停止侵权行为及近似商标注册申请行为,并向德某公司支付赔偿款。
【案例评析】
        1.规范涉外定牌加工的商标行为:广东作为经济大省,出口企业数量众多,涉外定牌加工作为重要的出口贸易模式,相关裁判规则备受行业关注。本案明确涉外定牌加工中的商标使用行为受商标法统一约束,既维护了商标法律制度的一致性,也为国内定牌加工企业的生产经营活动提供了清晰的行为指引与合规参考。
        2.完善恶意商标注册的规制路径:现行商标法尚未对商标恶意注册申请行为进行规制,本案通过不正当竞争行为构成要件的分析,明确恶意注册商标可纳入《反不正当竞争法》的规制范畴,清晰划分了商标正当注册与恶意注册的界限。这一认定不仅为守法企业的商标权益提供了坚实保障,助力企业持续开展品牌建设,更对营造公平诚信的知识产权法治环境、推动企业可持续发展具有重要意义。

知识产权法律事务是我所的核心业务之一,团队律师分别是杨河律师、秦燕梅律师、马艳桃律师、邱琭律师、唐兰律师等,律师助理周良钰、严己、郑南坤。他们均具有深厚的法学功底和执业背景,精通知识产权理论,谙熟国内外知识产权法律,了解业界最新动态;并具有敏锐的洞察力、丰富的专业技巧和实战经验。知识产权法律服务不仅涵盖专利、商标、著作权、反不正当竞争、商业秘密、专有技术等传统知识产权领域,而且还在计算机软件、网络传输、域名、特许经营、影视音像、媒体文化等高新、边缘领域提供尖端的法律服务。  

        本所知识产权部入选“2023年度知识产权诉讼工作优秀团队”,已连续三年荣获此称号,这是对我所知识产权团队长期致力于知识产权保护工作的专业水平和业务能力的充分肯定,我所知识产权团队将继续提升执业水平,为客户提供更专业、更精湛的法律服务!

知识产权部
部分律师简介

杨河
        杨河律师,广东格林律师事务所第八届管委会主任、现任高级合伙人、知识产权专业委员会主任。毕业于中山大学,获法学与环境学双学位。2001年开始律师执业,在知识产权领域具有极为丰富的经验,执业范围不仅涵盖专利、商标、著作权、反垄断及反不正当竞争、商业秘密、专有技术等传统知识产权领域,还包括了计算机软件、网络传输、域名、特许经营、第十二届广东省律师协会竞争与反垄断法律专业委员会秘书长、第九届广州市律师协会商标法律业务专业委员会副主任、广州仲裁委仲裁员、广东省知识产权维权援助专家库专家、广州知识产权法院律师调解员、广州市公益律师服务团成员、广东知识产权保护协会专家库专家、广东省专利侵权判定专家库成员、广东知识产权事务律师专家库首批成员、广州大学法学院校外指导教师、广州市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员、广州市天河区个体劳动者私营企业协会副会长。
        部分荣誉:
        2021-2024年度广东省知识产权诉讼工作优秀团队负责人、2022年度“广东省律师协会委员会优秀委员”、2020年度广州市律师协会商标专业委员会优秀委员、2018年广东省律师协会广东律师十大知识产权典型案例代理人、2017年度广州市律师协会“业务成果奖”、2017年度广州市律师协会商标专业委员会“优秀专业(事务)委员会委员”、2017年度“广州市知识产权大律师”提名奖。
影视音像、媒体文化等高新、边缘领域。

秦燕梅律师
        秦燕梅律师为广东格林律师事务所执业律师,系广东省律师协会著作权法律专业委员会委员、广州律师协会商业秘密及隐私保护法律专业委员会委员。自2015年开始从事法律工作,处理过大量民商事、知识产权诉讼案件及非诉业务,其中代理的“meisuli.com”网络域名纠纷案入选2020年岭南知识产权诉讼优秀案例;九洲普惠侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年岭南知识产权诉讼优秀案例及广州市律师协会2021年度业务成果奖;某旅游公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年度知识产权典型案例及广州市律师协会2022年度业务成果奖,涉知识产权合同“转让不破许可”案入选2023年度广东法院知识产权司法保护十大案件及广州知识产权法院2023年十大典型案例;某动画片侵害著作权纠纷获2023年岭南知识产权诉讼典型案例;2023年度承办的知识产权案件获广州市律师协会2023年度业务成果奖。
马艳桃
        擅长知识产权非诉及诉讼业务领域。执业以来,一直专注知识产权领域。所代理的案件曾获“2021岭南知识产权诉讼优秀案例”、“广东知识产权协会2021 年度知识产权典型案例”、“2021  年商标授权确权司法保护优秀案例”等荣誉。
邱琭
    邱琭律师,毕业于对外经济贸易大学法学院,同时具备理工科背景及海外学习经历。曾就职于广州白云山陈李济药厂有限公司与工银安盛人寿保险有限公司广东分公司,负责公司的商标、专利、版权、反洗钱及风控合规等法律合规工作。目前为广东格林律师事务所知识产权部专职律师,负责团队中知识产权及其他民商事法律的诉讼及非诉工作。目前在团队中主要负责知识产权系列案件的维权工作,维护了客户的合法权益。其中,代理的深圳市一般设计有限公司诉郭某的侵害实用新型专利权纠纷案件,关于惩罚性赔偿的诉讼请求获得了上海知识产权法院全额支持。

唐兰

    唐兰律师,广东格林律师事务所任专职律师、执业专利代理师,专注专利领域7年以上,有丰富的专利侵权诉讼、专利无效、行政纠纷解决经验,对商标、著作权、不正当竞争等其它知识产权领域诉讼也颇有心得,另涉猎解决合同、股权、劳动关系、常年法律顾问等一般民商事领域的法律事务。


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        严己律师,毕业于英国利兹大学法学院(获 LL.M.学位),具备国外知识产权法律背景,现为广东格林律师事务所专职律师,在团队中负责处理商标权、不正当竞争、著作权及专利权诉讼案件及其他民商事案件。曾在代理机构担任涉外商标代理人,具有丰富的涉外商标非诉业务经验,擅长涉外商标申请、商标争议解决等法律服务,可为客户提供商标布局、维权等方面的建议方案。


供稿 | 杨河律师知识产权团队  郑南坤

编辑 | 林凯珊

审核 | 葉素筠


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