上海某人信息咨询服务有限公司诉上海某续电子商务有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任案
裁判要点
        1、 经营者在短期内集中注册与他人企业名称高度近似的大量商标,远超正常经营需求,且在明知其不具有实质性权利基础的情况下提起商标侵权诉讼,可认定其主观上具有通过诉讼谋取不正当利益的恶意,构成商标恶意诉讼。
        2、商标恶意诉讼中,相对方因商标权属认知错误与恶意注册人达成调解协议,在恶意注册商标被宣告无效后,相对人请求返还依据该调解书所支付的赔偿金并赔偿恶意诉讼所致损失的,人民法院可予支持。

基本案情
        上海某续电子商务有限公司(以下简称某续商务公司)从事驾校网络招生等业务,在2017年4月至2021年2月期间陆续申请注册了包含“某隆”商标在内的20余件与上海市多家知名汽车驾驶培训机构名称或企业字号相同或近似的商标。
        某续商务公司认为上海某人信息咨询服务有限公司(以下简称某人信息咨询公司)使用“某隆”商标的行为侵害其商标权,起诉至法院。上海市浦东新区人民法院于2021年2月19日受理该案,诉讼中,经法院主持调解,双方于2021年7月19日达成调解协议。某人信息咨询公司依据调解书向某续商务公司支付赔偿金4万元及案件受理费3050元。此后,某续商务公司又对某人信息咨询公司的关联公司提起商标侵权诉讼。
        某人信息咨询公司于2021年9月15日向国家知识产权局申请宣告上述商标无效,国家知识产权局于2022年10月31日作出裁定,对上述商标予以维持。某人信息咨询公司不服,向北京知识产权法院提起行政诉讼,北京知识产权法院认定某续商务公司名下包括“某隆”商标在内的27件商标均系与上海市的多家知名汽车驾驶培训机构名称或企业字号相同或相近似的标志,构成《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”情形,依法应予以无效宣告。遂判决撤销被诉裁定,判令国家知识产权局重新作出裁定。某续商务公司不服,提起上诉。北京市高级人民法院维持一审判决。2024年3月22日,国家知识产权局作出裁定,依法宣告某续商务公司注册的上述商标无效。
        原告某人信息咨询公司诉称:某续商务公司违反商标法及诚信原则,恶意抢注上海28家知名驾校的商标,并以恶意注册的商标发起针对某人信息咨询公司的恶意诉讼,故诉至法院,请求判令:某续商务公司返还某人信息咨询公司因恶意提起知识产权诉讼而支付的赔偿金、诉讼费及律师费,合计74050元,并赔偿某人信息咨询公司资金占用利息损失6531.21元及营业损失3万元。
        被告某续商务公司辩称:某续商务公司对某人信息咨询公司提起诉讼时,相关商标为有效状态,某续商务公司提起诉讼行为合理合法。

裁判结果
        上海市嘉定区人民法院于2025年3月28日作出(2024)沪0114民初24703号民事判决:一、被告某续商务公司应于本判决生效之日起十日内返还原告某人信息咨询公司赔偿金4万元、案件受理费3050元,合计43050元;二、被告某续商务公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告某人信息咨询公司损失2万元;三、驳回原告某人信息咨询公司其余诉讼请求。宣判后,原、被告均未上诉,该判决已生效。

裁判理由
        本案争议焦点有二:一、某续商务公司的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼;二、某续商务公司应向某人信息咨询公司承担的损害赔偿范围。
        关于争议焦点一,本案系因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿纠纷案,原告诉请的成立与否需从被告主观上是否存在恶意、被告提起知识产权诉讼的行为是否给原告造成实际损害、起诉行为与损害后果之间是否具有因果关系角度进行认定。
        关于被告的主观恶意,商标注册应以正当使用为目的,不得扰乱注册秩序、损害公共利益。某续商务公司在短期内集中注册与知名驾校名称高度近似的20余个商标,远超正常经营需求,且未提供真实使用意图的证据,其行为属于商标法规定的“以其他不正当手段取得注册”。某续商务公司在明知其不具有实质性权利基础的情况下向原告提起诉讼,主观上具有通过诉讼谋取不正当利益的恶意。
        关于损害后果和因果关系,某续商务公司提起知识产权诉讼的行为,客观上导致某人信息咨询公司向其支付赔偿款及诉讼费,并产生其他损失,某人信息咨询公司的损失与某续商务公司恶意提起知识产权诉讼的行为之间存在因果关系。据此,某续商务公司需对其恶意提起知识产权诉讼行为给某人信息咨询公司造成的损害承担赔偿责任。
        关于争议焦点二,某人信息咨询公司基于对商标权利状态的认知错误与某续商务公司达成调解协议,进而向某续商务公司支付赔偿金及诉讼费共计43050元,现“某隆”商标已因恶意注册而被宣告无效,某续商务公司收取上述费用的权利基础不复存在,应向某人信息咨询公司返还该款。某人信息咨询公司为应对某续商务公司恶意提起的诉讼产生律师费损失,且在支付赔偿款后产生资金占用损失,法院对其中合理部分酌情支持2万元。
        对于某人信息咨询公司主张的停止经营损失,虽某人信息咨询公司提交了部分经营数据,但未能充分证明该损失与某续商务公司的恶意诉讼行为存在直接因果关系,且某续商务公司的诉讼行为仅针对商标侵权,不足以导致某人信息咨询公司全面停止经营,故对该项诉请法院不予支持。

相关法条
《中华人民共和国民法典》第七条、第一百三十二条、第一千一百六十五条
《中华人民共和国商标法》第四十四条、第四十七条
来源:上海市高级人民法院
邱琭律师
        邱琭律师,毕业于对外经济贸易大学法学院,兼具理工科背景及海外学习经历。目前为广东格林律师事务所知识产权部专职律师,在团队中主要负责知识产权案件的诉讼工作。其中,代理的某设计公司诉郭某的侵害实用新型专利权纠纷案,关于惩罚性赔偿的诉请获得了上海知识产权法院全额支持,因该案的成功代理被广州市律师协会授予“2024年度业务成果奖”。

知识产权法律事务是我所的核心业务之一,我所知识产权部由杨河律师团队带队,团队成员还包括秦燕梅律师、马艳桃律师、邱琭律师、唐兰律师、周良钰律师、严己律师、陈国荣律师、郑南坤律师助理、张齐治律师助理等。他们均具有深厚的法学功底和执业背景,精通知识产权理论,谙熟国内外知识产权法律,了解业界最新动态;并具有敏锐的洞察力、丰富的专业技巧和实战经验。
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知识产权部部分律师简介
杨河
        杨河律师,广东格林律师事务所第八届管委会主任、现任高级合伙人、知识产权专业委员会主任。毕业于中山大学,获法学与环境学双学位。2001年开始律师执业,在知识产权领域具有极为丰富的经验,执业范围不仅涵盖专利、商标、著作权、反垄断及反不正当竞争、商业秘密、专有技术等传统知识产权领域,还包括了计算机软件、网络传输、域名、特许经营、第十二届广东省律师协会竞争与反垄断法律专业委员会秘书长、第九届广州市律师协会商标法律业务专业委员会副主任、广州仲裁委仲裁员、广东省知识产权维权援助专家库专家、广州知识产权法院律师调解员、广州市公益律师服务团成员、广东知识产权保护协会专家库专家、广东省专利侵权判定专家库成员、广东知识产权事务律师专家库首批成员、广州大学法学院校外指导教师、广州市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员、广州市天河区个体劳动者私营企业协会副会长。

        主要社会职务:

第十二届广东省律师协会竞争与反垄断法律专业委员会秘书长、第九届广州市律师协会商标法律业务专业委员会副主任、广州仲裁委仲裁员、广东省知识产权维权援助专家库专家、广州知识产权法院律师调解员、广州市公益律师服务团成员、广东知识产权保护协会专家库专家、广东省专利侵权判定专家库成员、广东知识产权事务律师专家库首批成员、广州大学法学院校外指导教师、广州市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员、广州市天河区个体劳动者私营企业协会副会长。

        部分荣誉:
        2021-2024年度广东省知识产权诉讼工作优秀团队负责人、2022年度“广东省律师协会委员会优秀委员”、2020年度广州市律师协会商标专业委员会优秀委员、2018年广东省律师协会广东律师十大知识产权典型案例代理人、2017年度广州市律师协会“业务成果奖”、2017年度广州市律师协会商标专业委员会“优秀专业(事务)委员会委员”、2017年度“广州市知识产权大律师”提名奖。
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秦燕梅律师
        秦燕梅律师为广东格林律师事务所执业律师,系广东省律师协会著作权法律专业委员会委员、广州律师协会商业秘密及隐私保护法律专业委员会委员。自2015年开始从事法律工作,处理过大量民商事、知识产权诉讼案件及非诉业务,其中代理的“meisuli.com”网络域名纠纷案入选2020年岭南知识产权诉讼优秀案例;九洲普惠侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年岭南知识产权诉讼优秀案例及广州市律师协会2021年度业务成果奖;某旅游公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年度知识产权典型案例及广州市律师协会2022年度业务成果奖,涉知识产权合同“转让不破许可”案入选2023年度广东法院知识产权司法保护十大案件及广州知识产权法院2023年十大典型案例;某动画片侵害著作权纠纷获2023年岭南知识产权诉讼典型案例;2023年度承办的知识产权案件获广州市律师协会2023年度业务成果奖。
马艳桃
        擅长知识产权非诉及诉讼业务领域。执业以来,一直专注知识产权领域。所代理的案件曾获“2021岭南知识产权诉讼优秀案例”、“广东知识产权协会2021 年度知识产权典型案例”、“2021  年商标授权确权司法保护优秀案例”等荣誉。
邱琭
    邱琭律师,毕业于对外经济贸易大学法学院,同时具备理工科背景及海外学习经历。曾就职于广州白云山陈李济药厂有限公司与工银安盛人寿保险有限公司广东分公司,负责公司的商标、专利、版权、反洗钱及风控合规等法律合规工作。目前为广东格林律师事务所知识产权部专职律师,负责团队中知识产权及其他民商事法律的诉讼及非诉工作。目前在团队中主要负责知识产权系列案件的维权工作,维护了客户的合法权益。其中,代理的深圳市一般设计有限公司诉郭某的侵害实用新型专利权纠纷案件,关于惩罚性赔偿的诉讼请求获得了上海知识产权法院全额支持。

严己

        严己律师,毕业于英国利兹大学法学院(获 LL.M.学位),具备国外知识产权法律背景,现为广东格林律师事务所专职律师,在团队中负责处理商标权、不正当竞争、著作权及专利权诉讼案件及其他民商事案件。曾在代理机构担任涉外商标代理人,具有丰富的涉外商标非诉业务经验,擅长涉外商标申请、商标争议解决等法律服务,可为客户提供商标布局、维权等方面的建议方案。

供稿 | 杨河律师知识产权团队  郑南坤

编辑 | 林凯珊 
审核 | 葉素筠 


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