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  近日，我所知识产权部收到广州知识产权法院二审审结的关于涉外著作权许可使用合同纠纷一案的民事判决书，该案关联涉外多主体、重复许可冲突、在先许可与在后转让冲突等争议等复杂因素。我所知识产权部主任杨河律师以及团队成员秦燕梅律师代理上诉人广州市锐视文化传播有限公司（以下简称锐视公司）进行维权，广州市知识产权法院经审理后将原一审判决中因不可抗力即认为涉案合同于2008年解除的认定，结合我方的上诉请求与证据改判为涉案合同合法有效，在此基础认定双方的许可期限延长至2023年2月。该案件自2018年启动以来，历一审、二审经五年，至此尘埃落定，以最大限度地维护我所客户的合法权益！

  相关案件信息：
  该案件已于2023年10月11日刊登于《中国知识产权报》

  广州市越秀区人民法院（2019）粤0104民初11370号民事判决书

  广州知识产权法院（2021）粤73民终2070号民事判决书

  案件介绍及评析：
  奥特曼是大众所熟悉的影视角色，本所此次代理的涉外著作权许可使用合同纠纷一案则围绕着“奥特曼”这一著名形象作品展开“对决”。

涉案著作权作品部分示例图

  一、双方友好合作未果，泰国某影业有限公司变卦，遂起诉
  圆谷公司创作并享有奥特曼的系列作品，1976年3月4日，辛波特（泰国某影业有限公司的时任总裁）与圆谷公司签订《授权合同》（以下简称《1976年合同》），将五部奥特曼影视角色中的所有相关权利授权至辛波特。
  2005年5月28日，辛波特签署《授权书》，就五部经典奥特曼中的奥特曼角色形象独家使用权授予给其控制的泰国公司，授权期限从2005年8月28日至2018年12月31日。
  鉴于泰国公司拥有并控制“经典奥特曼”人物形象和开发的人物形象的权利，且已合法取得在系列片中制作和复制“奥特曼”人物形象和其他人物形象的独占性权利，包括发展、制作、为之提供资金和分配以多个人物形象为基础的系列片，锐视公司希望在“本土区域”（中国大陆地区）许可使用该系列片，于是，2005年5月24日锐视公司与泰国公司签订《合作协议》，双方基于各方利益友好达成一致，泰国公司在2007年12月31日至2017年12月31日于中华人民共和国境内使用经典奥特曼角色人物形象（源自奥特曼电视系列片：宇宙超人、超人赛文、超人杰克、超人艾斯、超人泰罗，下称经典奥特曼）的独占性播映权、音像权、商品化权、出版权及上述权利的转分权。2005年9月17日，双方对《合作协议》部分内容进行修改签订《更改协议》，将经典奥特曼作品著作权授权期限更改为取得新系列影片播放批文之日起15年。因此，按照《合作协议》及《更改协议》的约定，自新系列影片播放批文之日起15年内，锐视公司有权使用经典奥特曼人物形象。
  但泰国公司时任总裁辛波特称其于2008年12月24日将原本合法许可给锐视公司使用的五部经典奥特曼的权利全部转让给UM公司，泰国公司主张其与锐视公司于2005年5月签订并生效的《合作协议》因合同相对人已然丧失履行协议的权利基础，无权再使用该著作权。基于维护锐视公司的合法权益，我所经客户委托后对泰国公司的违约行为提起诉讼，并主张其仍然享有涉案作品著作权的许可使用权。

         二、一审经过
  该案的核心争议焦点在于锐视公司与泰国公司之间涉案合同的效力以及锐视公司获得奥特曼相关授权许可内容及期限的认定问题。
  锐视公司在一审中请求确认锐视公司与奥特公司之间签订的《合作协议》合法有效。奥特公司向一审法院提出反诉，认为泰国法院在2008年1月15日刑事案件中认定辛波特无权在泰国继续使用涉案权利，因此请求确认奥特公司与锐视公司在2005年5月24日签订的《合作协议》及所有附件已经于不可抗力2008年1月15日解除。一审法院审理后，判决认定因辛波特于2008年12月24日以后将权利转让给了案外人UM公司，泰国公司无权再履行合同，遂判令双方合同于2008年12月24日解除，并判令泰国公司返还相应的合作款项。

         三、二审经过
  锐视公司与上诉人泰国某影业有限公司均不服一审判决，向广州知识产权法院提起上诉。
  二审法院则作出了与一审法院截然不同的判决。
  关于涉案“辛波特一泰国公司一锐视公司”授权链条的认定。二审法院查明，泰国公司成立时其发起人包括辛波特父子，二人合计持有泰国公司60.87%的股权，且二人均为泰国公司的董事，而辛波特在本协议签署时系作为泰国公司的总裁主导双方进行合作的事宜，应当知道泰国公司与锐视公司之间通过签订涉案协议进行转授权的事实。同时，辛波特之子系UM公司的股东，也曾经担任过UM公司的法定代表人，2020年，UM公司向泰国公司出具授权书授权其向锐视公司主张涉案作品2008年以后的许可费等，该授权书的授权人及被授权人双方法定代表人均为辛波特的儿子。根据现有证据，基于辛波特、UM公司之间存在实际控制人混同的关系，无法证明在后转让的UM公司相对于在先许可人锐视公司系善意的受让人。
  关于授权链条中泰国公司与许可锐视公司约定的授权截止期限的认定。由于合同约定泰国公司应当完成新系列片全部工作并交付给锐视公司的时间是2006年8月，泰国公司未按期履行已构成违约，在泰国公司违约后发生不可抗力即2008年2月5日经泰国法院判令其无法继续在泰国本土使用涉案权利的情形，该情形并不能免除其已产生的违约责任。
  而双方约定的五部经典奥特曼作品在中华人民共和国领域内的独占使用权转授权许可给锐视公司的内容，由于在中国履行，不存在不可抗力因素的影响，双方在2008年2月5日之后仍应继续履行。
  根据合同的约定，在泰国公司发生迟延履行违约时，锐视公司获得的涉案许可授权截止期限自动向后顺延到锐视公司取得新系列片的播放批文之日起15年；而在泰国公司违约后泰国最高法院又于2008年2月5日作出判决导致新系列片已无法在泰国完成拍摄并交付锐视公司。这意味着，不可抗力因素是在泰国公司违约后产生的，即涉案五部经典奥特曼的授权许可截止期限顺延15年的起算条件“泰国公司向锐视公司交付后，锐视公司取得新系列片的播放批文之日”因2008年2月5日泰国最高法院的判决而无法在泰国拍摄完成是由于泰国公司迟延履行违约在先才导致的，因此泰国公司与锐视公司约定的五部经典奥特曼作品的许可使用权的授权截止期限应当延自2008年2月5日（合同约定的不可抗力发生之时即泰国最高法院判决生效之日）之后15年即至2023年2月5日之前。
  关于辛波特2008年12月24日向UM公司全部转让《1976年合同》权利的事实对于锐视公司权利的影响。二审法院参照专利商标领域中的对于在先许可与在后转让的处理路径，认为著作权领域，对于在先签订的著作权许可合同，在后的转让不影响在先著作权许可合同的效力；至于在先被许可人是否能够继续享有许可使用权，则应当适用登记对抗原则，非经登记不得对抗善意的著作权受让人；但对于具有主观过错的著作权受让人，即使在先被许可人没有进行许可登记备案也得以对抗，继续享有在先许可使用权。因此本案中，第一，辛波特虽然将涉案权利转让给UM公司，但二审法院查明，UM公司未支付转让对价，且辛波特或泰国公司在其转让权利前并未通知锐视公司，而UM公司与泰国公司的董事、法定代表人及股东均为辛波特之子，UM公司受让权利时明知或应知锐视公司在先使用权的事实，存在主观过错；第二，UM公司为了向锐视公司主张2008年以后的许可费，于2020年7月又向锐视公司的合同相对方泰国公司出具新授权书，授权泰国公司向锐视公司主张著作权许可费、违约金及相关知识产权，该新授权书属于对实体权利的处分，根据合同相对方权利义务对等原则，泰国公司从UM公司获得的新授权属于原权利人辛波特授权给泰国公司的原授权范围内，即泰国公司对锐视公司的授权时间节点根据新授权书已经涵盖至2023年2月，故原权利人辛波特在2008年转让《1976年合同》权利的事实不能对抗锐视公司在先许可使用权，锐视公司通过“辛波特一泰国公司一锐视公司”的授权许可链条获得《1976年合同》第4-8部奥特曼作品在中华人民共和国领域内的独占使用权在先，并于2023年2月5日终止。
  二审法院最终确认锐视公司与泰国公司签订的涉案合同权利义务于2023年2月5日终止，基于以上涉案合同内容以及期限的认定，广州知识产权法院认定双方主张的合同款项应当互相折抵后，剩余应支付的许可费人民币43235.85元由锐视公司向泰国公司支付。

  结语
  本案系广州知识产权法院在著作权纠纷领域适用“转让不破许可”的例外的典型案例，涉案著作权经多次、多主体间许可、转让，最终在案证据无法证明在后受让人的善意，因此，在先被许可人锐视公司有权在合作协议约定的原授权期限内使用涉案权利。
  本所知识产权律师团队代理本案后全面细致地了解案情，做了大量的调查取证工作，不断提高团队的业务水平，坚定正确的诉讼方向，维护当事人的知识产权合法权益，最终我方主张的事实及当事人的主要诉求获得了法院大部分支持，这也体现了我所知识产权部律师过硬的专业能力和业务水平，今后我所也将以专业法律能力为客户的知识产权继续保驾护航。

供稿 | 知识产权专业委员会

编辑 | 安佳琪